droit des marques et nom de domaine
L’apparition d’Internet mais surtout la démocratisation de la création des pages web n’ont pas été sans poser de problèmes. L’un des problèmes les plus important réside dans le risque de confusion avec une marque existante. Le nom de domaine se défini comme terme employé pour désigner l’adresse d’un site web. Alors que la marque est définie à l’art L711-1 du code de la propriété intellectuelle comme un signe qui est apposé sur un produit ou service et qui est destiné à le distinguer des autres signes caractéristiques. Ces deux signes sont différents malgré le fait que tout deux nécessite un dépôt auprès d’un organisme.
Dés la naissance du nom de domaine s’est posé le problème d’une pratique nommée le cybersquatting. Ce terme désigne le fait pour une personne de déposer un nom de domaine non encore déposé et qui correspond à une marque connu. Le but de cette pratique est par la suite de revendre ce nom de domaine à l’entreprise qui est propriétaire de la marque. Cette pratique a été condamnée comme une fraude aux droit. du titulaire de la marque par les tribunaux notamment dans l’affaire 3suisses TGI Nanterre 31/01/2000. Ce cybersquatting fut aussi qualifié de raquette organisé par TGI Paris 19/10/1999 Aff Celio revue expertise. Les sanctions qui ont été retenus sont de nature diverse. La première sanction est la nullité du contrat de revente du nom de domaine car le contrat est dépourvu de cause donc le prix versé est restitué. En outre des dommages-intérêts seront prévus. La deuxième sanction de cette pratique est la radiation du nom. Mais la sanction la plus intéressante pour le titulaire de la marque est la « restitution » du nom c'est-à-dire que le « squatter » doit réaliser le transfert du nom à celui qui l’a assigné. C’est ce qui fut décidé dans la décision du TGI Nanterre, 18 janv. 1999, « SFR »[1]
Un autre problème survient lorsque l’on évoque le nom de domaine et le droit des marques, ce problème est celui du droit conféré au déposant d’une marque si cette marque a été déposée antérieurement au nom de domaine
Dans ce cas il est possible pour le déposant de la marque d’exercer une action en contrefaçon fondée sur les articles L713-2 code de la propriété intellectuelle qui prévoit que : « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :
a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ;
b) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée. ».
Cette action est aussi fondée sur l’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que : « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :
a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;
b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. »
Ainsi il faut que l’usage du nom de domaine ne crée pas de confusion dans l’esprit du public. La sanction dans cette situation est prévue à l’art 716-9 du code de la propriété intellectuelle. Cet article dispose que la sanction est au maximum de 4 ans d’emprisonnement et de 400 000 euros d’amande.
Le déposant de la marque peut la défendre sur le fondement de l’art 1382 du code civil il s’agit de l’action classique en concurrence déloyale : dans ce cas on engage la responsabilité civil du dépositaire du nom de domaine. Dans le cas où l’on utilise l’art 1382 du code civil il faut distinguer deux situations.
La première situation est le cas où les deux signes désignent des produits ou des services différents. Dans cette hypothèse il n’y a pas de risque de confusion ente les deux il peuvent tous les deux coexister.
La deuxième situation concerne l’hypothèse dans laquelle la marque antérieur et le nom de domaine concernent des produits ou des services similaires ou identiques. Dans ce cas il faut comparer les produits et services indiqués dans le dépôt de la marque réalisé à l’INPI et le contenu du site Internet concerné par le nom de domaine. Si ces deux choses sont identiques alors l’action en concurrence déloyale sera reçue et le déposant du nom de domaine sera condamné à de dommages-intérêts étant donné qu’il s’agit de la sanction classique si l’on invoque l’article 1382 du code civil.
Mais il existe une protection pour le déposant d’un nom de domaine antérieur au déposant d’une marque.
Dans cette hypothèse, il faut distinguer deux cas.
Dans un premier temps on peut observer le cas dans lequel le nom de domaine est déposé pour un site actif c'est-à-dire le déposant exploite le site. Dans ce cas, l’art L 711-4 a) du code la propriété intellectuelle qui prévoit que:
« Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :
a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.».
Ainsi dans ce cas, le nom de domaine est protégé comme une marque. Il s’appliquera la règle du premier déposant premier protégé. La protection est identique à celle octroyer pour un déposant régulier de marque ce qui est normal car le fondement juridique est le même.
Dans un deuxième temps, on distingue le cas dans lequel le nom de domaine a bien été enregistré avant la marque mais le site n’est pas actif après le dépôt de la marque. Dans ce cas il n’y a pas d’antériorité du nom de domaine donc la marque est protégée c’est ce qui a été affirmé dans la décision du TGI paris 9/07/2002 Peugeot.
Il reste le cas de la marque notoirement connu. Si la marque est antérieure au nom de domaine alors il sera toujours possible d’exercer l’action en contrefaçon. L’action en concurrence déloyale est possible elle aussi. Mais surtout, le titulaire de la marque pourra se fonder sur l’art L 713-5 du code de la propriété intellectuelle qui vise la protection de la marque ayant acquis une renommée. Le titulaire pourra ainsi demander des dommages-intérêts à celui qui a déposé le nom de domaine correspondant à la marque. Cet article a été utilisée dans un décision du Nanterre 16/09/1999[2]. Mais la preuve sera plus facile à apporter du fait de la notoriété de la marque
Mais lorsque le nom de domaine est antérieur à la marque notoire, il faut toujours prendre en compte le critère de l’activité ou non du site en question. Il s’agit ici des mêmes règles que celles qui concernent la marque ordinaire.
Par conséquent lorsque une entreprise crée un site Internet pour un produit utilisant une marque ou si le nom de cette entreprise est déposé comme une marque. Il est nécessaire, voir même indispensable pour cette entreprise de déposé le nom de domaine correspondant à la marque pour éviter les procès ou autres recours qu’elle serait obliger de former.